PCT申請人要盡快適應變化,更好保護權益
2011年9月16日,美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了對美國專利法進行全面修訂的《美國發(fā)明法案》(America Invents Act,簡稱AIA)。這是近60年來美國專利法最大、最全面的一次修訂,給美國專利制度帶來了深遠影響。其中,人們普遍關注的重大修改點包括:將美國以往堅持的“先發(fā)明制”改為“先申請制”;對最佳實施例、現有技術和寬限期等制度進行了調整;增加了優(yōu)先審查制度、對微型實體的優(yōu)惠政策、有關虛擬標識的規(guī)則、對商業(yè)方法專利設立特別的授權后重審程序,以及設立美國專利商標局的衛(wèi)星局等。
此次修訂與通過《專利合作條約》(PCT)提交的國際專利申請的申請人密切相關的一點是:自2012年9月16日起,AIA第四節(jié)的內容正式生效,美國專利法不再要求將全體發(fā)明人作為專利申請人,可以由發(fā)明人以外的人(如受讓人)提出專利申請。相應地,發(fā)明人誓詞或聲明的內容也作了調整。據此,PCT國際專利申請也進行了相應的調整,即自2012年9月16日當天及之后提出的PCT國際專利申請,在PCT請求書中可以將法人作為對所有指定國的申請人,而發(fā)明人可以僅作為發(fā)明人列出相關信息。以下筆者就PCT國際專利申請中,請求書的調整內容及填寫、申請人應注意的事項進行歸納總結,以期對中國PCT申請人有所幫助。
PCT請求書的調整與填寫
對于廣大PCT申請人來說,此次美國專利法的修訂給PCT體系帶來的最為明顯的變化莫過于請求書(即PCT/RO/101表格)的填寫。自2012年9月16日當日及之后提出的PCT國際專利申請,申請人需使用新的請求書進行填寫。與此前的請求書相比,主要變化體現在請求書“第II/III欄”、“第VIII欄(iv)發(fā)明人資格聲明”以及“第IX欄國際專利申請所附文件清單”。
1. 請求書第II/III欄的填寫
在請求書第II欄,第一申請人的指定國信息僅分為兩種情況,即“所有指定國”和“補充欄中注明的國家”, 也就是說,無論第一申請人是否同時也是發(fā)明人,都可以將其作為對全部指定國的申請人。同樣的,在請求書第III欄,其他申請人和/或(其他)發(fā)明人信息,也作了如上調整。因此,如果在這一欄中填寫發(fā)明人信息,可以僅將其身份選為“發(fā)明人”,并列出其姓名、地址。
2. 請求書第VIII欄(iv)發(fā)明人資格聲明的填寫
由于AIA仍然要求提供發(fā)明人誓詞或聲明,因此PCT請求書中保留了“為指定美國的目的而提交發(fā)明人資格聲明”,但是聲明的具體內容進行了如下調整:
首先,發(fā)明人資格聲明的內容進行了簡化,不再要求寫明“向美國以外的國家提出的,其申請日早于所要求的外國優(yōu)先權申請的申請日的任何專利申請或者發(fā)明人證書申請,包括指定至少一個除美國以外的國家的任何PCT國際專利申請”,僅需要聲明人確認其確實是原始的發(fā)明人,并同意接受提供虛假信息所帶來的懲罰等。其次,對于發(fā)明人信息的披露,需要提供姓名、居所和郵寄地址,但不再填寫其國籍。此外,簽字的要求沒有變化,與原來一致,即必須由發(fā)明人本人簽字,而不是代理人或其他人。
需要指出的是,PCT國際專利申請在國際階段,因某種原因發(fā)明人未能簽字并提交聲明的,可以在該PCT國際專利申請進入美國國家階段時再提交發(fā)明人誓詞或聲明,其效力是一致的。
3. 請求書第IX欄附件清單的填寫
在AIA上述與PCT申請人相關的改革內容生效之前,PCT國際專利申請中有這樣的要求,即指定美國的申請人或發(fā)明人應簽署請求書,若缺少其簽字,要提供關于“缺少簽字的解釋”,并作為“國際專利申請的附件”填寫在請求書第IX欄附件清單的第五項。隨著AIA這一部分內容的生效,新的PCT請求書第IX欄取消了第五項“缺少簽字的解釋”,因此申請人今后不需要再提交該解釋。
PCT申請人應注意的事項
1. 及時下載最新版PCT請求書
鑒于PCT請求書的上述改變,建議PCT申請人自2012年9月16日起使用新的請求書,該請求書可以在國家知識產權局官方網站“專利合作條約專欄”下載。申請人如果使用了舊表格,并且將企業(yè)作為了“對除美國以外的所有指定國的申請人”,可以根據《專利合作條約實施細則》第92條,向作為PCT國際專利申請受理局的國家知識產權局提出著錄項目變更請求,將該企業(yè)變更為“對所有指定國的申請人”。
2. PCT-SAFE軟件的使用注意事項
由于PCT-SAFE軟件需要很長一段時間來完成其軟件更新(國際局計劃將于2013年1月前完成相關工作),因此目前使用的PCT-SAFE軟件尚不能體現這些變化。在這種情況下,申請人在2012年9月16日當日及之后,使用目前的PCT-SAFE軟件填寫請求書時,可以更改軟件默認的勾選項。也就是說,“法人申請人”一欄會被軟件默認為“對除美國以外的所有指定國”的申請人,申請人可以將此更改為“所有指定國”,同樣,不必將軟件中的“發(fā)明人”勾選為“對美國的申請人”。
3. 撤回程序的簽字要求
對于在2012年9月16日之前提出的PCT國際專利申請,當申請人主動撤回申請時,需要全體申請人的簽字,這也包括那些被列為”對美國的申請人”的發(fā)明人的簽字。這就意味著,對于發(fā)明人分布在不同國家的跨國公司來說,提供這些發(fā)明人的簽字并不能在短時間內完成。而隨著上述條款的生效,今后的PCT國際專利申請將不必把發(fā)明人作為“對美國的申請人”,在進行撤回程序時,也不需要提供那些不作為申請人的發(fā)明人簽字。因此,可以預見,對于2012年9月16日當日及之后的PCT國際專利申請,如果申請人希望進行有關的撤回程序,程序上將更加簡便。
綜上所述,PCT申請人自2012年9月16日起,應當及時下載新的請求書;對于使用PCT-SAFE軟件的申請人,應當及時關注國家知識產權局官方網站“專利合作條約專欄”的軟件更新信息,并及時下載最新軟件。雖然申請人可能需要花費一段時間去適應這些新變化,但總體來看,近期生效的AIA有關PCT的條款對PCT申請人是有利的,申請人應當充分了解其內容,以便更好地保護自己的權益。(知識產權報 作者 曹麗麗)