就《商標(biāo)法》十一條中“僅直接表示商品質(zhì)量……”條款的簡要探析
—兼評“淘實惠”商標(biāo)駁回復(fù)審案
基本案情：
深圳市某電子商務(wù)公司（下稱“申請人”）在第35類服務(wù)項目上申請注冊了“淘實惠智慧商店”商標(biāo)（下稱“申請商標(biāo)”），指定服務(wù)范圍為“廣告,商業(yè)信息代理,特許經(jīng)營的商業(yè)管理,替他人推銷,替他人采購(替其他企業(yè)購買商品或服務(wù)),市場營銷,進(jìn)出口代理,文字處理,外購服務(wù)(商業(yè)輔助),尋找贊助”，商標(biāo)局以申請商標(biāo)缺乏顯著性，違反《商標(biāo)法》第十一條第二款為由將申請商標(biāo)駁回，申請人不服商標(biāo)局的駁回決定，向商評委申請駁回復(fù)審，復(fù)審理由為：申請商標(biāo)文字本身具有顯著性、申請商標(biāo)與指定服務(wù)項目并直接關(guān)聯(lián)性、申請商標(biāo)經(jīng)大量使用顯著性進(jìn)一步增強(qiáng)。最終，商評委認(rèn)可了申請人的復(fù)審理由，對申請商標(biāo)予以初審公告。
案例點(diǎn)評：
《商標(biāo)法》第十一條規(guī)定：下列商標(biāo)標(biāo)識不得作為商標(biāo)注冊……（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的?！渡虡?biāo)法釋義》認(rèn)為，所謂“僅直接表示”，是指商標(biāo)僅由對指定使用商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)具有直接說明性和描述性的標(biāo)志構(gòu)成。這也就意味著，“僅”是對商標(biāo)標(biāo)識構(gòu)成要素的限制，“直接”是對商標(biāo)標(biāo)識含義、特點(diǎn)與對應(yīng)商品或服務(wù)聯(lián)系程度的限制，只有符合這兩個要件了，方可構(gòu)成《商標(biāo)法》第十一條一款二項中的規(guī)定。
一、“僅”表示只有或主要有的描述性要素
筆者認(rèn)為，“僅”應(yīng)該包括兩種情形，一“只有”，二“主要有”，也即如果申請商標(biāo)只有或者主要有描述、說明所使用商品的特點(diǎn)的要素構(gòu)成，包括完全由描述性要素構(gòu)成的商標(biāo)標(biāo)識或者整體上主要是被認(rèn)知為描述性要素構(gòu)成的商標(biāo)標(biāo)識，即可以認(rèn)定缺乏注冊商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有的顯著性。具體到本案中，“淘實惠”系由申請人臆造，具有極強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性，根據(jù)現(xiàn)代漢語詞典，“淘”表示“用水沖洗，去除雜質(zhì)”，為一個動詞，“實惠”表示“實際的好處，實際的利益”，在此處為形容詞做名詞使用，和前面的動詞結(jié)合起來，可理解為“精心篩選后獲得實際的好處和利益”。根據(jù)日常經(jīng)驗或相關(guān)公眾的通識，申請商標(biāo)中的“實惠”二字也并不足以引人誤解為價格便宜?！爸腔邸币仓副嫖雠袛嗟哪芰Γ诖颂帪椤熬髦x”的含義?！吧痰辍庇斜硎咎峁┓?wù)的場所的含義，但與“淘實惠智慧”是一個整體，不能單以一個詞組而對整體有無顯著性定性。因此，就申請商標(biāo)整體而言，其為一個間接性描述詞匯，并非直接描述，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其具有顯著性。
二、“直接”表示了相關(guān)公眾的第一認(rèn)知
“直接”強(qiáng)調(diào)的則是商標(biāo)標(biāo)識與與指定商品或服務(wù)的聯(lián)系程度，也就是說：商標(biāo)標(biāo)識直接表明了商品或服務(wù)的相應(yīng)特點(diǎn)，不需要再進(jìn)一步聯(lián)想或推演，關(guān)鍵要看相關(guān)公眾看到該標(biāo)志的第一認(rèn)知。舉一個簡單的例子，如將“蘋果”商標(biāo)標(biāo)識使用在第31類“未加工的水果及干果”商品上，顯然是不具有顯著性的，但是將“蘋果”商標(biāo)標(biāo)識使用在第9類“手提電話”等商品上，其則具有了顯著性，完全可以作為注冊商標(biāo)使用。眾所周知，商標(biāo)的基本功能是指示商品或服務(wù)的來源，也即識別性和區(qū)別性，如果商標(biāo)標(biāo)識起不到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用，也不能達(dá)到與他人商品或服務(wù)相區(qū)分的功能，則此商標(biāo)標(biāo)識已失去了其價值和意義。直接描述性商標(biāo)標(biāo)識會被相關(guān)公眾認(rèn)知為是對商品或服務(wù)特點(diǎn)的描述，同時，將其注冊為商標(biāo)，會妨礙其他市場主體對該描述性詞匯的使用，產(chǎn)生商標(biāo)注冊人的獨(dú)占使用，這對其他生產(chǎn)同類商品的生產(chǎn)經(jīng)營者是不公平的，屬于對一種公共資源的壟斷。
具體到本案中，“淘實惠智慧商店”非商品或服務(wù)的通用名稱，無法也不可能與上述指定的服務(wù)產(chǎn)生直接關(guān)聯(lián)。相關(guān)公眾即使通過想象、說明、演繹、推理等進(jìn)行揭示，也無法將其與申請商標(biāo)相聯(lián)系。申請商標(biāo)指定使用在第35類“廣告,特許經(jīng)營的商業(yè)管理,商業(yè)信息代理,外購服務(wù)（商業(yè)輔助）,進(jìn)出口代理,市場營銷,替他人推銷,替他人采購（替其他企業(yè)購買商品或服務(wù)）,文字處理,尋找贊助”服務(wù)項目上，完全具有被作為商標(biāo)認(rèn)知的可能，且這種可能為固有的，不可更改的，能夠識別指定服務(wù)項目的來源。并未直接描述商品或服務(wù)的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量等特征，與商品或服務(wù)無法產(chǎn)生直接的關(guān)聯(lián)性。
本案啟示
在實踐中，某個商標(biāo)標(biāo)識是否構(gòu)成了對商品或服務(wù)的直接描述并沒有明確的界限，如“全棉時代”商標(biāo)，其包含有暗示性文字“棉”，將其注冊在第25類商品項目上，是否是對該類別商品的描述？對此，最高法曾出具了相關(guān)指導(dǎo)意見，規(guī)定：標(biāo)志或者其構(gòu)成要素暗示商品的特點(diǎn)，但不影響其識別商品來源功能的，不屬于描述性標(biāo)志。該指導(dǎo)意見雖然明確了暗示性商標(biāo)標(biāo)識可以認(rèn)定為具有顯著性，但是卻無法完全能起到區(qū)分直接性描述和暗示性描述的作用。
筆者認(rèn)為，一商標(biāo)標(biāo)識是否具有直接描述性，應(yīng)當(dāng)從以下兩點(diǎn)來進(jìn)行考量，第一，相關(guān)公眾的一般注意力，也即相關(guān)公眾對該商標(biāo)標(biāo)識的即視感，如對該商標(biāo)標(biāo)識的第一認(rèn)知為描述性文字或標(biāo)識，則該商標(biāo)標(biāo)識即具有直接描述性，反之，如果相關(guān)公眾需要聯(lián)想、想象等多種演繹才能將該商標(biāo)標(biāo)識與商品或服務(wù)相對應(yīng)，則其為暗示性描述。第二，同行業(yè)經(jīng)營者的慣例，如果同行業(yè)中，某一商標(biāo)標(biāo)識為經(jīng)營者習(xí)慣性用語或者常用性的描述，則可能構(gòu)成了直接描述。
新聞來源：精英知識產(chǎn)權(quán)集團(tuán)