【案情回放】
案外人沈濟(jì)創(chuàng)作了“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”美術(shù)作品，隨后，沈濟(jì)將該作品的著作權(quán)轉(zhuǎn)讓給原告美國(guó)凱訊杰科技公司。
2009年10月4日，原告與被告興鼎業(yè)公司簽訂《銷售代理合同》，約定：被告在中國(guó)制造“文件拍攝儀”產(chǎn)品，原告是被告在美國(guó)和加拿大銷售該產(chǎn)品的總代理商，被告授權(quán)原告在銷售該產(chǎn)品時(shí)使用原告自己設(shè)定的“HoverCam”商標(biāo)，合同有效期從2009年10月1日至2011年1月1日。原、被告雙方在履行上述合同的過(guò)程中，原告將合同約定的“HoverCam”商標(biāo)，確定為“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”標(biāo)識(shí)。隨后，原告將“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”商標(biāo)通過(guò)電郵發(fā)給被告，被告則將該商標(biāo)標(biāo)注在供應(yīng)給原告銷售的“文件拍攝儀”產(chǎn)品之包裝上。
2010年7月6日，原告將“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”商標(biāo)向美國(guó)聯(lián)邦專利和商標(biāo)局申請(qǐng)了商標(biāo)注冊(cè)，注冊(cè)類別為第9類。同年11月8日，被告將“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”標(biāo)識(shí)向中國(guó)商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)，申請(qǐng)的類別為第9類。
原告認(rèn)為，被告將“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”標(biāo)識(shí)向中國(guó)商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，侵害了其對(duì)該美術(shù)作品所享有的在先著作權(quán)，遂向中國(guó)商標(biāo)局提出異議。原告隨后將被告起訴至法院，請(qǐng)求法院判令：被告停止侵犯原告對(duì)“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”作品所享有的著作權(quán)。被告抗辯稱，其申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的行為，不是對(duì)著作權(quán)客體（作品）的使用行為，不侵權(quán)。
【不同觀點(diǎn)】
一種觀點(diǎn)認(rèn)為，原告在先享有“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”美術(shù)作品的著作權(quán)，被告在后將原告享有的該美術(shù)作品作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，且尚未注冊(cè)下來(lái)；同時(shí)，被告僅將涉案標(biāo)識(shí)（美術(shù)作品）使用于供應(yīng)給原告代理銷售的“文件拍攝儀”商品上，原告未提供證據(jù)證明，被告已將“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”標(biāo)識(shí)在中國(guó)市場(chǎng)投入商業(yè)利用，這意味著，被告實(shí)施的行為，僅僅是將原告享有的美術(shù)作品作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，但被告在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中并未實(shí)施民事侵權(quán)行為，故應(yīng)判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為，從目前原、被告提交的證據(jù)來(lái)看，被告的確在中國(guó)市場(chǎng)上未將“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”標(biāo)識(shí)投入商業(yè)利用，其僅僅是將原告享有的美術(shù)作品作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，但是，被告作為“文件拍攝儀”商品的生產(chǎn)商，其申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的目的，一定是今后要在該商品上使用“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”標(biāo)識(shí)，亦即被告的行為屬于將要發(fā)生的“即發(fā)侵權(quán)”，故法院應(yīng)判決被告今后不得使用“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”標(biāo)識(shí)。
辦案法官認(rèn)為，原告享有“HoverCam（英文）+人眼（圖形）”美術(shù)作品的著作權(quán)，被告不得侵害原告享有的該在先權(quán)利。本案中，由于被告僅僅是將原告享有的美術(shù)作品作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，且原告已向中國(guó)商標(biāo)局提出異議，故雙方之間的糾紛應(yīng)當(dāng)由國(guó)家商標(biāo)局進(jìn)行裁決。依照民事訴訟法第一百零八條、第一百一十一條第（三項(xiàng)）的規(guī)定，應(yīng)裁定駁回原告美國(guó)凱訊杰科技公司的起訴。
【法官回應(yīng)】
在先著作權(quán)人應(yīng)通過(guò)商標(biāo)異議程序?qū)で缶葷?jì)
本案案由為侵害著作權(quán)糾紛。由于原告享有涉案美術(shù)作品的著作權(quán)在先，而被告將原告享有著作權(quán)的美術(shù)作品申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)在后，由此產(chǎn)生了在先著作權(quán)與在后申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)之間的沖突。要尋找解決本案糾紛的法律規(guī)范，應(yīng)將視野放到《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《解釋》）和著作權(quán)法上。
一、《解釋》和著作權(quán)法在本案的可適用性
從《解釋》的名稱及宏觀調(diào)整內(nèi)容來(lái)看，極有可能在其中查找到處理本案糾紛的具體條款。《解釋》第一條規(guī)定：“原告以他人注冊(cè)商標(biāo)使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟的，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。”該條之所以將涉及注冊(cè)商標(biāo)與他人在先的著作權(quán)等相沖突的民事糾紛納入民事訴訟的范圍，且不受行政程序的影響，主要是因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)無(wú)論是否經(jīng)過(guò)行政程序取得，相互之間的沖突可以納入民事爭(zhēng)議的范疇，人民法院原則上都可以依法受理。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，該條規(guī)定的侵權(quán)行為，只針對(duì)涉及已注冊(cè)商標(biāo)涉嫌侵犯在先權(quán)利的行為，不包括將他人在先的作品等作為商標(biāo)提出注冊(cè)申請(qǐng)、但尚未經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的申請(qǐng)行為。故該條司法解釋不能作為裁判本案糾紛的依據(jù)。
從著作權(quán)法的角度來(lái)看，被告將原告享有著作權(quán)的美術(shù)作品申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，這實(shí)際上是復(fù)制原告涉案美術(shù)作品的行為。但被告的該復(fù)制行為，是以向國(guó)家商標(biāo)局提交的申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)之法律文件為載體，這與一般意義上的以產(chǎn)品或書等民事流轉(zhuǎn)物之載體的復(fù)制，明顯不同：前者因復(fù)制而產(chǎn)生的糾紛，不僅涉及私主體之間的關(guān)系，而且還涉及國(guó)家商標(biāo)局的具體行政行為；而后者因復(fù)制而產(chǎn)生的糾紛，不涉及政府機(jī)關(guān)的具體行政行為,完全屬于民事糾紛。因此，本案原告指控被告的行為構(gòu)成復(fù)制侵權(quán)，要求被告停止侵權(quán)，從原告的該訴訟主張來(lái)看，原告顯然沒有注意到被告的復(fù)制行為，已與傳統(tǒng)的民事訴訟所要解決的復(fù)制侵權(quán)，存在質(zhì)的區(qū)別。
通過(guò)以上分析可見，從《解釋》和著作權(quán)法中，查找不到直接適用本案的法律條款。
二、本案被告的被控侵權(quán)行為的性質(zhì)
在我國(guó)，取得商標(biāo)權(quán)的基本途徑是商標(biāo)注冊(cè)。通過(guò)注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)，就意味著商標(biāo)權(quán)人能夠依法排斥他人在相同或類似商品上以導(dǎo)致消費(fèi)者混淆的方式使用相同或近似商標(biāo)。商標(biāo)申請(qǐng)的主體即商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人，在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，應(yīng)依據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則去申請(qǐng)，不得侵害他人的在先權(quán)利。商標(biāo)法第三十一條規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。該條規(guī)定授權(quán)國(guó)家商標(biāo)局在審核注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)侵害他人在先權(quán)利（包括著作權(quán)）的申請(qǐng)，可以依法不予核準(zhǔn)注冊(cè)。鑒于此，這種單純的申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的行為，是涉及包括國(guó)家商標(biāo)局等多方主體參與的行政行為，屬于注冊(cè)商標(biāo)取得程序中的一個(gè)重要組成部分。
正因?yàn)樽?cè)商標(biāo)專用權(quán)要通過(guò)行政程序授權(quán)取得，所以，在涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突之糾紛時(shí)，我們應(yīng)注意區(qū)分基于單純的注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)程序而產(chǎn)生的權(quán)利沖突（行政程序中的權(quán)利沖突），與在民事活動(dòng)中因使用注冊(cè)商標(biāo)而產(chǎn)生的權(quán)利沖突（純粹的民事權(quán)利沖突）之區(qū)別，雖然二者之間有緊密的聯(lián)系，但二者之間的差別顯而易見。后者（純粹的民事權(quán)利沖突）應(yīng)由當(dāng)事人通過(guò)民事訴訟程序獲得救濟(jì)，這是法治社會(huì)的本質(zhì)體現(xiàn)；而前者（行政程序中的權(quán)利沖突），法律已授權(quán)行政機(jī)關(guān)依法去解決，本案原告欲通過(guò)民事訴訟救濟(jì)程序，來(lái)解決行政程序中的權(quán)利沖突，從而帶來(lái)了復(fù)雜的法律適用問(wèn)題。
三、妥善處理民事司法與行政處理的關(guān)系
要妥善處理好本案的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突，理清民事司法程序與行政處理程序之銜接與協(xié)調(diào)是關(guān)鍵。單純的行政程序中的權(quán)利沖突，比如，本案被告將原告享有著作權(quán)的美術(shù)作品申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，該申請(qǐng)注冊(cè)行為不屬于民事侵權(quán)行為，由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議不屬于民事訴訟的范圍。最高人民法院在[2005]民三監(jiān)字第2號(hào)函中明確指出：“在商標(biāo)授權(quán)程序中，當(dāng)事人僅因?yàn)樗松暾?qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)使用其作品而主張保護(hù)著作權(quán)的，應(yīng)通過(guò)商標(biāo)法規(guī)定的異議等救濟(jì)程序解決。在已提出異議的情況下，當(dāng)事人又以他人使用其作品申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)并獲初審公告的行為構(gòu)成侵權(quán)為由，提起民事訴訟的，人民法院不宜受理。”
在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)程序中使用他人作品，是為獲得注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)而啟動(dòng)的行政行為之始點(diǎn)，此與民事活動(dòng)中復(fù)制他人作品具有本質(zhì)區(qū)別，如果將該行為納入民事訴訟的范圍，那么民事訴訟將要裁判行政程序啟動(dòng)行為的合法性，該做法會(huì)預(yù)決行政程序的合法性，這無(wú)疑會(huì)不恰當(dāng)?shù)馗深A(yù)法律賦予行政機(jī)關(guān)的權(quán)力。商標(biāo)法已明確規(guī)定了申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)侵犯在先權(quán)利的行政程序救濟(jì)制度，如商標(biāo)法規(guī)定了異議程序、撤銷程序和行政司法審查程序，來(lái)救濟(jì)被侵害的在先權(quán)利。本案原告就被告的注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)行為，已向國(guó)家商標(biāo)局提出異議，故本案應(yīng)由國(guó)家商標(biāo)局進(jìn)行裁決，法院不宜受理。
（作者單位：廣東省深圳市中級(jí)人民法院）