在當(dāng)今全球市場(chǎng)中，越來(lái)越多的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司都將研發(fā)外包，以作為其商業(yè)運(yùn)作的關(guān)鍵部分，這個(gè)現(xiàn)象在美國(guó)尤為突出。一些行業(yè)（如制藥行業(yè)和生物技術(shù)行業(yè)），甚至開始思考將技術(shù)外包作為其21世紀(jì)商業(yè)計(jì)劃關(guān)鍵組成部分的可行性。
中國(guó)處于這種外包趨勢(shì)的中心。中國(guó)受過(guò)高等教育的專業(yè)人才以及有利于經(jīng)營(yíng)的環(huán)境，吸引著大批公司來(lái)中國(guó)進(jìn)行重大研發(fā)活動(dòng)的投資。這些公司中，不乏來(lái)自美國(guó)和歐洲的公司。以上海市張江高科技園區(qū)的“制藥硅谷”為例，來(lái)自世界各大制藥和生物技術(shù)領(lǐng)域的公司，如葛蘭素史克、阿斯利康、羅氏和輝瑞都在這里設(shè)立了辦事處和研發(fā)機(jī)構(gòu)。在“制藥硅谷”中，也有許多協(xié)議建立的研究組織，如無(wú)錫應(yīng)用技術(shù)和尚華醫(yī)藥也設(shè)立了其辦事處和實(shí)驗(yàn)室。本文將重點(diǎn)介紹在研發(fā)外包關(guān)系中，中國(guó)企業(yè)所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題。
研發(fā)外包關(guān)系通常以兩種模式呈現(xiàn)：企業(yè)受制模式或合伙開發(fā)模式。在企業(yè)受制模式中，委托公司通常希望與外包公司建立長(zhǎng)期關(guān)系，因而投入大量資源以確保這種關(guān)系的穩(wěn)定。這種情況下，委托公司希望對(duì)由此產(chǎn)生的任何技術(shù)或其他資產(chǎn)擁有更大的控制權(quán)。許多時(shí)候，此類控制最終轉(zhuǎn)化為對(duì)外包公司的收購(gòu)或在外包公司所在地設(shè)立研發(fā)子公司。
在合伙開發(fā)模式中，委托公司通常期望借助外包公司專業(yè)人員獨(dú)有的一些專業(yè)知識(shí)或技能，但他們往往把臨散任務(wù)交給外包公司。外包公司仍然是獨(dú)立的實(shí)體，依據(jù)特定的外包關(guān)系，對(duì)技術(shù)和其他資產(chǎn)保留著控制權(quán)。
在中國(guó)提出的首次申請(qǐng)
從早期協(xié)商到設(shè)立合同，從持續(xù)此種關(guān)系到合同終止，知識(shí)產(chǎn)權(quán)可能存在于外包關(guān)系的所有階段。對(duì)于中國(guó)專利申請(qǐng)，在中國(guó)完成的發(fā)明創(chuàng)造，在中國(guó)境外提交任何專利申請(qǐng)之前，都應(yīng)首先向中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交專利申請(qǐng)，或提出保密審查請(qǐng)求并得到中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的批準(zhǔn)，以避免喪失中國(guó)境內(nèi)的專利權(quán)。
如果未能從中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局獲得保密審查，而在中國(guó)境外對(duì)在中國(guó)完成的發(fā)明提交了專利申請(qǐng)，那之后獲得的中國(guó)專利權(quán)可能會(huì)被認(rèn)定為無(wú)效。當(dāng)發(fā)明人是在美國(guó)工作的中國(guó)公民時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)取得美國(guó)的許可，然后在中國(guó)提交專利申請(qǐng)。對(duì)于在中國(guó)完成的發(fā)明創(chuàng)造，一些公司在中國(guó)通過(guò)《專利合作條約》（PCT）的途徑提交專利申請(qǐng)，然后將PCT專利申請(qǐng)進(jìn)入到美國(guó)國(guó)家階段。
出口管制審查
研發(fā)外包關(guān)系通常涉及委托公司向外包公司轉(zhuǎn)讓一些技術(shù)。當(dāng)委托公司所在地為美國(guó)時(shí)，不論是國(guó)際武器貿(mào)易條例或出口管理?xiàng)l例，都將適用美國(guó)政府對(duì)技術(shù)出口的管制規(guī)定。通常情況下，美國(guó)出口管制審查是依據(jù)可適用條例進(jìn)行審核，以確定該領(lǐng)域的外包技術(shù)是否需要許可。同樣，中國(guó)也有出口管制規(guī)定，認(rèn)真了解中國(guó)出口管制規(guī)定，并遵守中國(guó)出口管制相關(guān)條例，對(duì)于外包關(guān)系的成功建立是十分重要的。
未來(lái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有權(quán)
所有權(quán)本質(zhì)上依賴于委托公司和外包公司之間共有的關(guān)系。在企業(yè)受制模式中，委托公司通常享有更大的控制權(quán)，并且憑借該控制權(quán)，享有未來(lái)任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)。在合伙開發(fā)模式中，外包公司仍然是獨(dú)立的實(shí)體，依據(jù)外包關(guān)系的特殊性，未來(lái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有權(quán)的歸屬具有不確定性。
“背景”和“前景”知識(shí)產(chǎn)權(quán)的許可
“背景”知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括參與公司在締結(jié)該關(guān)系前已經(jīng)獲得的權(quán)利，“前景”知識(shí)產(chǎn)權(quán)則重點(diǎn)包括外包任務(wù)之后所產(chǎn)生的未來(lái)權(quán)利。由于外包關(guān)系主要針對(duì)于研發(fā)，因此，在確立外包關(guān)系時(shí)，需要在外包關(guān)系協(xié)議中考慮并明確“背景”和“前景”知識(shí)產(chǎn)權(quán)的處理。
在大多數(shù)外包關(guān)系中，不論是委托公司還是外包公司所擁有的“背景”知識(shí)產(chǎn)權(quán)，都有可能在研發(fā)中發(fā)揮作用。外包公司可能希望擁有一些“背景”知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以便更好地完成外包任務(wù)。為了避免沖突，委托公司應(yīng)明確將什么樣的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可給外包公司，以及被許可知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用期限、限制等。對(duì)于未來(lái)技術(shù)開發(fā)產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，委托公司應(yīng)明確如何與外包公司之間進(jìn)行權(quán)利分配。
終止過(guò)渡計(jì)劃
終止外包關(guān)系是不可避免的，無(wú)論是最終成功地完成了外包任務(wù)，還是由于不可調(diào)和的矛盾而提前終止，外包合同都應(yīng)考慮技術(shù)的未來(lái)使用問(wèn)題，尤其是對(duì)“背景”或“前景”知識(shí)產(chǎn)權(quán)的持續(xù)擁有。為了避免延誤專利申請(qǐng)，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注外包關(guān)系終止后專利申請(qǐng)的提交問(wèn)題。
總之，中國(guó)公司同全球其他公司之間的外包研發(fā)關(guān)系將日益密切，知識(shí)產(chǎn)權(quán)將是影響外包研發(fā)關(guān)系是否成功的關(guān)鍵因素之一，在關(guān)系建立的最初階段解決好知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，將有助于避免日后的沖突。（知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 作者 理查德 <Richard B.Racine>）