近年來，隨著中國企業(yè)的實力不斷壯大，越來越多的中國企業(yè)開始謀求海外發(fā)展，海外并購也越來越多地出現(xiàn)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2005年到2011年間，中國企業(yè)海外并購增長趨勢明顯，在2010年出現(xiàn)并購高潮，一年超過120起，涉及總金額接近60億美元。在這些海外并購中，很多交易的目的是獲得技術(shù)，知識產(chǎn)權(quán)尤其是專利，已經(jīng)常成為跨國并購的核心目標。通過專利并購，一方面可以減少自行研發(fā)的成本，開拓新的技術(shù)領(lǐng)域，進行技術(shù)升級改造，另一方面還可以將收購的專利技術(shù)進行許可使用。
但比較而言，在各種類型的并購中，專利并購相對較為復雜，需要注意的問題也更多，中國企業(yè)如何從自己的角度出發(fā)，制定一套適合自身海外發(fā)展的專利并購策略就顯得非常重要。在日前舉行的2012年度中國專利信息年會上，海外并購的知識產(chǎn)權(quán)策略成為熱議的話題。專家指出，中國企業(yè)在海外專利并購中，一定要做好知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查，嚴密防范并購中可能出現(xiàn)的專利風險，采用正確的專利策略。
盡職調(diào)查
慧眼識金，不吃后悔藥
任何一宗交易都具有其獨特性，交易的目的不同，知識產(chǎn)權(quán)在整個交易中的重要性不同，知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的內(nèi)容和程序也會有所不同。如果交易是出于技術(shù)方面的考慮，那知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查就顯得極其重要了。
“對于并購中作為出資方的中國公司來說，首先要確定對方的知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)。”安理國際律師事務(wù)所上海代表處顧問律師程芳有著十多年海外并購中知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)的處理經(jīng)驗，她介紹說，知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)的生命線，是核心競爭力，因此，中國公司一定要跟目標公司簽訂適當?shù)谋Ｃ軈f(xié)議。目標公司通常會給出資方提供一個知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的清單，但這個清單還需要中國公司進行審核，以核實其信息的準確性，避免花了大價錢卻買回一堆過期或根本不存在的“專利”。
程芳就曾遇到過知識產(chǎn)權(quán)清單不準確的情況。在一樁中國的電信公司對一家美國軟件公司的并購中，程芳擔任法律顧問。這兩家公司此前曾有過很好的合作基礎(chǔ)，涉及并購的幾次商務(wù)談判也都非常順利，但在進行知識產(chǎn)權(quán)清單的審核時卻發(fā)現(xiàn)，對方提供的幾百件“專利”中，有很多通過《專利合作條約》（PCT）提交的國際專利申請都只是處于國際階段，而根本沒有進入中國國家階段。這一發(fā)現(xiàn)使得交易發(fā)生扭轉(zhuǎn)，這家中國的電信公司原本希望通過并購獲得對方在中國的專利技術(shù)，進而在這些專利的基礎(chǔ)上在中國開發(fā)新產(chǎn)品，但對方在中國并沒有專利保護。最終，這家中國公司依此殺價，以大打折扣的價格完成了這宗原以為會代價很高的并購交易。
除了確定知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)，專利權(quán)屬、專利法律狀態(tài)的核實同樣非常重要。例如，需要核實該件專利的權(quán)屬是否明晰，是否存在轉(zhuǎn)讓或許可，是否還在專利保護期內(nèi)，還有多少年專利保護期，該專利在哪些國家受到保護，專利年費和專利維持費的繳納情況如何等。另外，一定要記著向目標公司索要文件到期日的清單，以確保擬購專利資產(chǎn)在雙方交割前后保持有效。
“知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查一定要盡早進行，不要等各項商務(wù)條款都談妥了，合同都要簽署了才開始做。盡早摸清目標公司知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的真實情況，慧眼識金，知己知彼，有利于在商務(wù)談判中做出正確的決策。否則，等到合同簽署，很可能吃后悔藥已來不及了。”程芳表示。
專利風險
嚴密防范，損失降最低
盡管在專利并購之前做了知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查，但這并不保證你能夠高枕無憂，你仍然可能存在著專利侵權(quán)的風險。專利權(quán)是一種排他權(quán)，在權(quán)利要求的保護范圍內(nèi)，可以排除其他人使用，但并不意味著你可以獨立自由使用。在現(xiàn)實中，對于購買來的某一件專利技術(shù)是否可以獨立自由使用，還需要做自由使用分析，以及考慮是不是侵犯了別人的權(quán)利。否則，你很可能是在購買一起專利官司。
從目標公司也就是專利許可方的角度而言，當然是希望能以最優(yōu)的價格、最小的代價、最少的承諾，來完成專利并購交易，未來如果購買方使用其技術(shù)侵犯了第三方的專利，最好不需要自己承擔責任。但從購買方的角度而言，毫無疑問是希望購買到的專利技術(shù)是沒有瑕疵的，在投入市場應用時是不會發(fā)生專利糾紛的，萬一發(fā)生了糾紛，專利許可方也應該協(xié)助解決。當雙方“針尖對麥芒”時，就需要看中國公司在海外并購談判中能否為自己爭取一些權(quán)益了。
“中國公司在與目標公司簽署專利許可協(xié)議時，一定要注意許可的范圍和許可的類別。另外還要特別重視保證與賠償條款。因為日后萬一發(fā)生了專利侵權(quán)，尤其是需要賠償很大數(shù)額的時候，按照保證與賠償條款自己可以獲得多少補償，是非常重要的。”程芳介紹。
據(jù)了解，目前，歐美發(fā)達國家在這一條款的談判方面已經(jīng)有著非常成熟的經(jīng)驗，凡涉及這一條款的談判，國外公司通常是分毫不讓的。要想在這一條款上討價還價，讓國外公司有所讓步，國外公司通常會要求對方在其它一些更重要的條款上有所退讓以作交換。中國企業(yè)在談判中一定要盡量給自己留下更多的余地，嚴密防范可能出現(xiàn)的風險，盡可能將自己的損失降至最低。
專利策略
未雨綢繆，掌握主動權(quán)
盡可能詳盡的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查、嚴密防范專利風險，無疑都是中國企業(yè)在進行海外專利并購時需要注意的問題。但事實上，中國企業(yè)要想實現(xiàn)海外專利完美并購，還需要采取一定的專利策略，提早做更多的“功課”，讓自己具備更強的實力。
首先，需要中國企業(yè)自身未雨綢繆，打造強有力的專利組合。擁有強大的專利實力，才能在并購談判中握有更多籌碼，掌握更多主動權(quán)。“中國的‘走出去’戰(zhàn)略鼓勵企業(yè)到海外尋求投資商機，中國對外并購正在改變?nèi)蚱髽I(yè)的格局，目前，海外知識產(chǎn)權(quán)格局正日趨復雜，知識產(chǎn)權(quán)風險是一個切實存在的迫切問題，這要求中國企業(yè)必須掌握知識產(chǎn)權(quán)。而缺乏知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的企業(yè)，境外并購也將面臨困境。”程芳表示。
其次，要特別留意競爭對手的專利活動。程芳建議中國企業(yè)根據(jù)自身技術(shù)領(lǐng)域的特點，經(jīng)常做一些專利宏觀分析。通過專利分析，盡可能早地發(fā)現(xiàn)對自己不利的苗頭，獲取市場發(fā)展導向方面的提示，了解競爭對手的專利是怎樣的，自己應該如何應對，同時確保自己的專利不侵權(quán)，可以自由使用。不僅如此，有時還可以通過分析競爭對手的專利活動，從中發(fā)現(xiàn)一些專利機遇。
“另外，中國企業(yè)還需要主動出擊，主動質(zhì)疑競爭對手的專利和專利申請。”程芳介紹，也許是受傳統(tǒng)文化的影響，中國企業(yè)常主張“以和為貴”，認為雙方撕破臉不好，不利于合作。但實際上，在歐美等知識產(chǎn)權(quán)運作成熟的市場，利用專利發(fā)起攻擊是很常見的現(xiàn)象。歐美的一些大跨國公司都很清楚，專利訴訟只是一種市場手段，很多時候，他們是一邊打官司，一邊進行商業(yè)合作。中國企業(yè)也應該學會在競爭中掌握主動權(quán)，主動提出專利無效請求。而在遭遇專利侵權(quán)訴訟時，也要冷靜分析，搞清楚對方發(fā)起訴訟的真實意圖，選擇有利于自己的專利策略。（知識產(chǎn)權(quán)報 記者 吳艷）